イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

特実Iの意匠から実用新案への変更の件ですが、

特許・実用新案審査基準の
「3.2 意匠登録出願から特許出願への変更に関する留意点
　3.2.2 実体的要件」
の中に、
「参考：
　東京高判平14.10.9、
　平成13 年（行ケ）311 号審決取消請求事件「収納ボックス」，
　東京高判平10.1.20、
　平成6 年（行ケ）153 号審決取消請求事件「フード付外着」」
という記載があり、後者の判決文を読みました。

以下、要点部分の抜粋です。
この判決は、なんと竹田稔さんによるものです。
今回の本試問題で要求されていたのは、これなんでしょうね。
ここまでは当然ながら書けませんでした。
ただ、なんとか、このコンセプトに近いところで、
客体要件の充足性有無により出願日遡及・非遡及の場合分け必要と、
5条4項、5条6項1号等を導き出しましたが。。。

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　実用新案法８条２項の規定において、意匠登録出願を実用新案登録出願に出願
変更できることを認めている趣旨は、意匠登録出願の対象である「物品の形状・模
様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」
（意匠法２条１項）が、同時に実用新案法２条１項の規定する自然法則を利用した
技術的思想の創作でもある場合には、意匠登録出願後に出願人に一定の期間内に、
実用新案登録出願への変更の機会を与えることが実用新案法の目的に適うことにあ
り、出願の変更が認められた場合は、出願人の利益を保護するためその実用新案登
録出願は意匠登録出願の時にしたものとみなすものとされている（実用新案法８条
３項）。
　ところで、意匠登録出願は、意匠に係る物品等を記載した願書に意匠登録を受け
ようとする意匠を記載した図面又はこれに代わる写真、ひな形、見本を添付してな
される（意匠法６条１項２項）から、意匠出願の対象とされた物品が同時に実用新
案法２条１項の規定する自然法則を利用した技術的思想の創作であるとして実用新
案登録への変更出願が認められるためには、その図面等に変更出願の対象とされる
物品の形状、構造又は組合せに係る考案が自然法則を利用した技術的思想の創作と
して少なくとも実質的に記載されていると認められることを要件とするというべき
である。そして、ここに「技術的思想の創作」とは、実用新案制度の趣旨に照ら
し、当該考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施
をすることができる程度に、具体化されていることを要し、その程度に具体化され
ているというためには、単に原意匠登録出願から変更出願の対象である考案の実用
新案登録請求の範囲に記載された構成が把握できるというに止まらず、その考案の
構成要件がどのような技術的課題（目的）をもって規定され、どのような作用をな
し、かつ効果を奏するのかが明確であることを要するというべきである。
　もっとも、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等においては、その性
質上物品の形状、構造又はその組合せの記載は限定的とならざるを得ないから、変
更後の実用新案登録出願に記載された考案が容易に意匠登録出願に記載されている
と認められないことになる（いわゆる動的意匠出願の場合には、意匠法６条５項に
より当該意匠に係る物品の機能の説明が書面に記載されるから、他の意匠出願に比
べ、技術的思想の創作と認められる可能性は相対的に高くなる。）が、意匠登録出
願に係る物品が技術的思想の創作といえるのは、その図面等に具体的に特定された
物品の形状、構造又はその組合せから技術的思想の創作が明らかに認識できるから
であり、変更出願に当たり実用新案登録出願の明細書に記載することを要する事項
について、意匠登録出願に添付された図面等から認識できる程度、内容を超えて、
実用新案法５条２項３項の規定（平成２年法律第３０号による改正前の規定）が定
める考案の目的・構成・効果の記載を許容するとすれば、出願人に不当な利益を与
えることになり、実用新案法７条に規定するいわゆる先願主義の趣旨に反する結果
を将来するおそれがあることは明らかである。そうすると、実用新案登録出願の明
細書に記載すべき実用新案登録請求の範囲、当該考案の目的・構成・効果の内容も
当業者において意匠登録出願に添付された図面等から認識できる程度、内容のもの
でことを要するというべきである。

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